Question

专利所有权，如何界定职务发明创造和非职务发明创造

我是某单位研究生，不属于该单位职工。我现在设计了一些设备，属于本专业的二级学科，但既非本专业的三级学科相关（当然也就不是本职工作相关了），也非本单位安排的任何工作中发明的，而是我突发奇想产生的。
可能会利用本单位的一些资源，包括信息资源和实物条件。

请问我这种情况应该算职务发明创造还是非职务呢？我想尽量避免职务类，在实际操作中这个界定是怎样的情况呢？

Answer 1

专利法第六条
执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位；申请被批准后，该单位为专利权人。
　　非职务发明创造，申请专利的权利属于发明人或者设计人；申请被批准后，该发明人或者设计人为专利权人。
　　利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造，单位与发明人或者设计人订有合同，对申请专利的权利和专利权的归属作出约定的，从其约定。
　　【释义】本条是关于职务发明创造和非职务发明创造申请专利的权利及其专利权的归属的规定。
　　一、本条所称的“单位”，包括各国家机关、团体、部队，各类企业、事业单位以及民办非企业单位等。本条所称的“发明人”、“设计人”，是指对发明创造的实质特点作出创造性贡献的人，即通过自己的智力劳动，完成产品、方法的发明或者实用新型、外观设计的技术方案的人。在完成发明创造的过程中，只负责组织、管理工作的人，为物质条件的利用提供方便的人，以及从事其他辅助工作的人，如计算机录入人员、实验员、描图员等，不应当被认为是发明人或者设计人。还应指出的是，法人或其他组织可以成为专利申请权和专利权的主体，但不能作为发明人或设计人。发明人、设计人只能是通过自己的智慧和才能完成发明创造的自然人。
　　二、按照本条第一款的规定，属于下列两种情形之一的发明创造，为职务发明创造，其申请专利的权利属于发明人或设计人任职的单位；申请被批准后，该单位为专利权人：
　　1.执行本单位的任务所完成的发明创造。例如，科研机构的研究人员完成本单位所下达的科研任务所完成的发明创造；企业的工程技术人员在本职工作范围内完成的新产品设计或新的工艺方法等。按照专利法实施细则的规定，发明人、设计人完成的发明创造属以下情形之一的，为职务发明创造：（1）在本职工作中作出的发明创造；（2）履行本单位交付的本职工作以外的任务所完成的发明创造；（3）退职、退休或者调动工作后一年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。
　　2.主要利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造。这里讲的本单位的物质条件，包括利用单位的资金、仪器、设备、原材料等；技术条件，包括单位未公开的技术资料等。发明人、设计人主要利用本单位的物质技术条件完成发明创造，尽管不属于执行本单位的任务，也应作为职务发明创造，申请专利的权利和专利权属于单位。但是，本条第三款另有规定的除外。不少国家的法律都规定，公司、企业的雇员在履行其职务过程中或者完成雇主专门分派给他的工作中所完成的职务发明创造，其申请专利的权利和专利权归于雇主。我国专利法关于职务发明创造专利权归属的规定，与各国的规定大体相同。至于单位与职务发明创造的发明人、设计人之间的利益关系，属于单位内部的关系，应由本单位妥善处理。
　　三、除本条第一款规定属于职务发明创造的情形外，发明人或者设计人所完成的发明创造，都属于非职务发明创造，其申请专利的权利和申请被批准后的专利权，属于发明人或者设计人。
　　四、按照本条第一款的规定，主要利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造，原则上属于职务发明创造，申请专利的权利和申请被批准后专利权归单位。但是，如果使用本单位的物质技术条件完成发明创造的发明人或者设计人与本单位订了合同，对申请专利的权利和专利权的归属作出约定的，例如，单位与发明人或者设计人在合同中约定，由发明人或者设计人向本单位支付物质技术条件的使用费，而专利申请权及专利权归发明人、设计人所有的，或者双方在合同中约定，专利申请的权利和专利权由双方共有的，则按照本条第三款的规定，应依从双方的约定确定申请专利的权利和专利权的归属。这一款的规定，是在本次专利法修改时新增加的规定。这一规定，有利于鼓励个人发明创造的积极性，也有利于充分发挥单位物质技术条件的作用，避免闲置。
　　五、在本次修改以前的专利法规定，对全民所有制单位取得的属于职务发明创造的专利权，由该单位持有；对非全民所有制单位取得的属于职务发明创造的专利权，由该单位所有。按照党的十四届三中全会《关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》和党的十五届四中全会《关于国有企业改革和发展若干重大问题的决定》，国有企业实行出资者所有权与企业法人财产权相分离，国有企业以其全部法人财产，依法自主经营，自负盈亏，照章纳税，对出资者承担资产增值、保值的责任，对外独立承担民事责任。因此，没有必要再按不同所有制，规定国有单位对其专利权只是“持有人”，其他单位对其专利权才是“所有人”，而只需要明确谁是“专利权人”就可以了。因此，经修改后的本条规定，对因职务发明创造由单位取得的专利权，不再因单位的所有制性质不同而区分为专利权的“持有人”或“所有人”，而一律称为“专利权人”。

鉴于你的上述情况，我个人认为是非职务发明。希望对你有帮助，望采纳

追问

我也认为更倾向于非职务发明。那么我是否应该主动通知单位呢？如果告诉他们，他们一定会坚持是职务专利。如果不告诉他们，自己去申请，是否会有什么问题？

追答

我觉得不告诉他们也不会有什么问题。 你涉及到的只是你的发明创造的设计或者方法，亦或者产品。如果仅仅是用到单位的设备用于生产或者是生产方法中的应用就不需要说明。

追问

不是用单位设备生产，而是用他们的设备做研发过程，一旦定型就彻底没他们的事了，我就可以联系工厂了。但你确定吗？你是法学专业的吗？我可不想蹲大牢啊55555

追答

这个我就无法给你清楚的答案了，这种情况我没遇到过，无法界定。但即便是有冲突也不至于蹲大牢，我不是学法学的，只是在企业中从事专利这方面的事务。你可以咨询相关专利代理事务所，找一些工作时间长的人帮你看看。

Answer 2

第一，根据你的描述，不属本职工作或安排工作，如果仅利用“一些”单位资源，而不是“主要”利用单位资源，则不属于职务发明。单位的物质技术条件，是指本单位的资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料等，特别是最后一项，你可以仔细对照下。
第二，关于专利归属，还要看是否与单位有合同或协议约定。
第三，如果都无问题你可以自行申请专利，单位如果没有异议也就OK了。

追问

第一，确实会用单位的设备，资金是我自己出钱，原材料我自己购买，肯定不会用到单位的什么保密技术

第二，我就是不太确定一般惯例下这个事情是什么样的。如果一般都会要和单位沟通，那我也会去找他们。不知是否是要沟通的呢？如果我不通知单位，直接以个人拥有去申请，会有什么问题？

非常感谢

追答

这个“主要”实际上并不太明确，只有在发生权属纠纷的时候，会由法院裁定。
其实自行申请专利的情况很多，大多数情况下不危害单位利益，则单位均不理会的。
如果不事先沟通就去申请，单位如果追究则会发生权属纠纷，否则不会发生什么事情。
从我的建议来说，不必沟通，省得麻烦。