Question

怎样维持健康的知识产权资产

Answer 1

无形资产是一个经营实体所拥有资产的重要组成部分，虽属非物质实体，但对其经营起着增加区别性、提高竞争优势的作用，其组成包括专利和创意设计，著作权和软件，商标，商号，商业外观, 荣誉，专有知识（包括专有技术、客户信息、人力资源等）以及特许资源和特享政策等，提供着盈利来源或保障。其性质也是一种专有权，其主要部分是可通过法律确认和保护的知识产权。
无形资产往往直接或间接地依附在有形资产上，同时具有催化增值功能（即本身不因被使用而产生直接损耗），但其交易便捷、易于复制流失、并依赖于隐形积累的特性，因此需要特别的管理措施加以保护。无形资产管理所涉及的资产要素有专利与工业设计、专有知识（包括商业秘密）、特许资源（包括许可）与特享政策、商标、商号、商业外观、版权、软件、域名等；也涉及资产权利的形成、取得、以及维护各阶段。
无形资产的管理有宏观管理以及微观管理两个层次。宏观管理包括了政策研究与制定，管理制度的制定与修订，部门设置与人员管理以及知识产权审计；微观管理则涉及管理制度的执行，内部沟通与外部协调，具体项目中无形资产内容的组织与实施（包括知识产权的尽职调查），以及预警与应急。
无形资产管理的“管”与“理”
“管”和“理”是与无形资产管理密切相关的两个方面。随着知识产权意识的不断提高、积累的各类知识产权越来越多，很多企业设置了专门的岗位或软件对此进行管理，但不少企业往往更着重于“管”而忽视或轻视了“理”，以至所积累的知识产权反成企业的负担或发展的拖累，苏州恒久因忘记缴纳专利年费而使专利失效导致上市失败之事也犹在眼前；另外，在涉及无形资产收购的情况下，也不时出现因未对被收购或被投资对象做好尽职调查而使收购或投资目的的实现打了折扣。
我们可以先看一下陶氏化工的经验。1897年创立的陶氏化工是创造全面知识资产管理方法的先驱公司之一，它在20世纪90年代初意识到化工行业正在商品化，必须竭尽全力从公司的无形资产中创造价值，并将其转化为价值流。陶氏化学公司的无形资产包括专利、技术诀窍、版权、商标和商业秘密等，其中专利是其主要形式，专利总数达2.9万多项，每年用于专利的费用为3000万美元。由于意识到专利处于分散的无组织状态，该公司管理层认为专利管理是知识产权管理中最有可能获得成功的领域，因此，他们从专利管理入手，建立起企业的无形资产管理系统，对知识产权进行动态管理，分成价值评估、有效性鉴别、分类、竞争力评测、投资情况几个方面进行检查，最后实现整合计划。该公司对所有专利分别进行有效性鉴别，若属有效专利，则由公司属下各业务部门决定是否对此专利进行投资；专利被分类为正在使用、将要使用、和不使用或不再使用四类；投资情况则被分为投资调整、合资、收购与技术许可等几种情况；并通过充分运用知识树图（综合机会图）对其竞争力加以测评。陶氏化工以其独特的“技术因子法”，方便而快速地帮助了公司进行无形资产的财务评估，计算了无形资产在企业资产总值中所占的百分比，结合上述分析将知识产权进行整合与计划。其结果是，陶氏化工的知识产权和技术管理与业务活动有机结合，短期内就帮助公司节省了4000万美元的知识产权维护费，并形成了新的企业许可业务，该业务每年可以带来1亿美元的收入。长远来说，该方法更加理解和重视整个创新过程、新技术开发与商业化过程以及业务差距，并通过工艺技术收购开发了聚丙烯业务，进一步确定最佳收购对象而收购了联合碳化物公司以及罗门哈斯公司。
在知识产权资产的管理中，知识产权审计和知识产权尽职调查是“理”的两个重要形式。
知识产权审计
审计是指由专设机关依照法律对国家各级政府及金融机构、企业事业组织的重大项目和财务收支进行事前和事后的审查。借用上述用语，知识产权审计（IP AUDIT）为对组织内部所拥有、所使用或所收购的知识产权资产进行系统性检查。形象言之，知识产权审计是一次知识产权体检，是保证业务发展的一次体检，其中心问题就是：我的知识产权资产配置是否健康？而为何知识产权审计属于宏观管理范畴，是由知识产权对企业发展规划的重要性决定的。
一般而言，企业发展规划中所考虑的问题极多，但知识产权资产是商业规划中的一个重要组成部分。下表例举了部分所需考虑的问题，多数问题涉及知识产权：

俗话说“不明白，不当家”。借此言，对于知识产权管理而言，不评估，就无法管理。知识产权审计是对所拥有、所使用、或所收购的知识产权资产进行的系统性检查，其目的是发现未起作用的知识产权资产，查明可能对经营主体的根本利益和赢利状况产生威胁的缺陷，使业务决策者在知情的情况下制定经营战略，以使经营主体的市场地位得到维护和提高。
从知识产权资产的分类看，有目前正在使用的、用来阻止竞争对手的、将来可能会使用的、和对业务无助益的这样四类，视具体情况采取或保持、或维护、或出售、或清理排除等不同措施。不同法律区域的不同情况可能会导致不同的操作和处理，不同商业领域中不同业务的重要性也可能导致对知识产权资产价值的不同判断和注意。
进行知识产权审计的一般步骤如下：
确定现状，确定现有的创新和技术、品牌和名称、合同与协议、出版物与作品清单。诊断潜在缺陷与威胁，包括诊断完整性、保护状况以及使用状况。
形成改进策略和方案，通过分析和评估得出有路径设计的改进方案。
实施改进，根据决定的方案进行严格的操作与检查。
由上可见，知识产权审计主要是围绕数据和策略两个方面来进行。在数据方面，需要做的是了解和检查目前官方和商业数据库中知识产权的法律状态，检查核实目前知识产权的使用情况，检查出版物、网站以及文件、许可合同、转让协议以及其它协议文件，将数据集中并进行分析以及检查数据之间的一致性和后续措施。在策略方面，需要紧密围绕公司商业策略进行知识产权策略的规划，对全部知识产权文件进行分析并找出现状和理想状况之间的差异，并对后续措施提出建议（增加申请、撤回申请、变更拥有人、集中管理、许可体系的改进、使用手册、续展、扩展地域范围，等等）。
因此，知识产权审计也可以有简单模式和深入模式两种。简单的知识产权审计可以达到数据的完整性和准确性，而深入的知识产权审计则可以结合经营方向和策略达到资产有用性、使知识产权成为利润来源而非成本中心。如下表所示：

一个深入的知识产权审计，可能会很费时，而且需要根据不断变化的商业领域和商业目的进行调整，且要保证审计焦点锁定在对公司最重要的知识产权资产上，更多深入的知识产权审计还会包括对知识产权威胁的估计以及制定修正和规避路线图。
知识产权审计需视经营主体的规模和业务发展情况决定审计的频率，因多数知识产权的期限计算以年为单位，因此一般而言知识产权审计也以年度审计为宜；但当企业经营方向做出重大改变或调整时，需配合进行一次审计工作。知识产权审计工作需做好文件集中和人员准备两项配套工作，可由内部人员（知识产权人员、管理规划人员和相关技术负责人）进行，必要时也可配合以外部顾问，从而得到不同视角和经验意见。知识产权审计的结果，需要落实到日常管理制度和措施的完善上。因此，对于知识产权审计报告的形成，需紧密围绕审计的目的，指出发现的问题，并给出可执行的改进路径。
知识产权尽职调查
知识产权尽职调查是指对某一企业目前所拥有（包括自产或购买）和使用的知识产权状况所进行的系统性检查，包括专利、商标、版权、商业经营秘密、专有技术和商业标识、许可状态等的检查。简言之，如果说知识产权审计是针对自身健康状况的体检，那么知识产权尽职调查则是对他人健康状况的核实。一般而言，在并购、合资、许可证贸易、资本投资、上市以及知识产权资本化等情况下，均需要进行知识产权尽职调查。
知识产权尽职调查的内容包括：
权利的真实性和合法性：解决权利来源的正当性问题，防止将来被他人釜底抽薪；
权利的有效性：解决权利的效力问题，防止接受到的是失效资产、并确定资产的剩余效力时间；
权利的确定性：解决权利是否经过适当的法律途径得以确认的问题，防止将来被他人抢占；
权利的稳定性：解决权利是否在法律上处于稳定状态的问题，防止被他人无效或撤销；
权利的完整性：解决权利的有用性问题，检查权利是否覆盖相关业务，防止受让的权利实现不了收购目的；
权利的行使风险：解决行权能力问题，确定维权可能性或可能的程度。
进行适当的知识产权事前尽职调查有利于买卖双方，而且有助于双方建立长期的合作关系并开展商业协作。我们在生活当中多少都有过买东西“上当”的经历，或有过买到不尽如人意的东西却被冷冷地告知“货物出门概不退换”或“买方自付其责”的经历。有是这可能只是让人有些不快而已，但有时却可能会造成“损了夫人又折兵”的结果。
其实，在商业环境中也同样如此，尤其是知识产权的买、卖、使用许可或特许经营，更是如此。在此方面，我们更要重视如何防止出现令人不满意的结果，或尽量减少由疏忽所带来的影响。不仅如此，如果多加小心，还有机会使一笔好的交易变成一项重大投资，而且视所属交易方，还会实现重要节约或重大增益。在知识产权买卖或使用许可过程中，极为常见的情况是，人们只重视数字运算，而忽视一些同样重要甚至更为重要的一些基本问题，例如：知识产权的真正权利人是谁？知识产权是否仍然有效？权利的转让具有独占性吗？
因此，知识产权事前尽职调查是必由之道，决非奢侈之事。在公司并购、接管或出售过程中，在进行使用许可合同或特许经营协议谈判过程中，在专利、商标、版权或其他类型的知识产权买卖过程中，进行事前尽职调查时都至少应当检查如下内容：
同知识产权专业人员认真讨论从交易中能得到什么；
了解所购买或所出售的是什么，以及对买者或卖者承担的义务；
进行全面、独立的检索，了解知识产权所有权、知识产权的历史及维持费或续展费的情况，以确保各项权利依然有效，这对确认对方所提供信息的有效性十分重要；
请对方提供可能对所涉知识产权的使用产生影响或限制的其他知识产权的详情；
其他检查还包括：
检查版权方面的影响──有关文字、手册、小册子等所有权；
确认知识产权是否有任何抵押；
就专利而言，了解是否存在任何改良专利的详情；
确认是否有任何诉讼或侵权案件涉及该知识产权；
了解并要求提供所涉知识产权的重要时间安排（例如使用许可期限等）；
要求提供重要第三方的详情，比如商标的共存协议中的限制性条款、许可协议中的限制性条款；
最后但却是经常被疏忽的一点：永远要确保卖方有权出售其知识产权。
进行知识产权尽职调查的步骤一般为四步：初步调查，重点审核，权利自由行使评价和调查报告的撰写。
初步调查包含了被调查者的陈述以及相关信息检索（核实陈述的信息、发现遗漏或问题）；重点审核为下述七个要点，特别是所有权问题，有效性问题，权利限制问题，以及权利的可行使性；权利自由行使评价（FTO）主要涉及他人专利是否构成我方业务的阻碍，相关他人专利的权利范围调查，权利字面范围，审理过程中的权利解释和放弃，和我方业务产品与他人专利权利范围的比对；调查报告的撰写需客观地反映问题，以及对风险可控性的评估。
知识产权尽职调查审核要点如下：
1. 控制权检查。需从所有权与使用权两个方面考虑：
对于所有权，要检查的内容包括但不限于：
对于使用权，要检查的内容包括但不限于：

2. 有效性检查：
对于专利：在授权前要检查其所处的审查阶段，对授权后，要检查其年费交纳情况；
对于商标和域名：检查其有效期；
对于商业秘密：检查其保密措施及其执行情况；
3. 确定性检查：
主要是检查有无官方登记，特别是针对非注册商标和未登记的著作权（包括软件）；
4. 稳定性检查：
对于专利，包括但不限于：
对于商标，包括但不限于：
5.全面性检查。主要考虑是否覆盖相关业务
对于专利，包括但不限于：
对于商标，包括但不限于：
6. 真实性和合法性检查：
对于专利，包括但不限于：
对于商标，包括但不限于：
7.权利自由行使度检查，包括但不限于：
自由实施调查（Free to Operation Research）；
他人权利的阻碍；
共存协议的阻碍；
申请程序中的权利放弃/不当声明；
另外，有必要时，也应该了解权利被他人侵害的情况。
由于费用或时间因素的限制，知识产权尽职调查有时无法做到全面的调查，必须选择最可能和最重要的内容进行。在这种情况下，其详尽程度可分为以下级别：
第一级：权利的真实性和有效性；
第二级：权利的全面性和合法性；
第三级：权利的确定性和稳定性；
第四级：权利的可自由实施性检查，包括检索、分析、和可能的规避设计方案。
针对不同目的，各种知识产权尽职调查的重点可能也需要调整和选择。以下以资本投资技术性企业、以及以品牌收购两个例子加以说明：
资本投资技术型企业的知识产权尽职调查的主要目的是保证所投资企业的知识产权的合法有效以及实施自由，保障投资的收益预期，保障投资的退出。专利技术和专有技术是重点检查对象。其特别需注意的方面有：
以专利与专有技术为重点，兼顾其它知识产权；
权利清单及其内容的真实性和有效性：

权利的确定性：

权利的合法性：

权利的稳定性：
权利范围的全面性和完整性：
权利被侵害的情况：
知识产权管理措施的情况：
品牌收购的知识产权尽职调查的主要目的是目标公司品牌的合法性和可用性。
权利概况和确定性需要检查以下内容：

权利有效性需要检查以下内容：

商标的合法性需要检查以下内容：

权利稳定性需检查以下内容：

权利的全面和完整性需检查以下内容：

权利被侵害的情况：

商标权管理措施：

知识产权审计和知识产权尽职调查都是对某个经营主体所拥有的知识产权客观状态和情况的检查，但由于目的不同，进行的检查方式和内容也会有所侧重。本文结合知识产权的特点列举了一些检查要点，可能遗漏或不全面之处，请同行指教。